请求提前公开对后续专利申请有什么影响( 二 )



还有一种情况也是在先申请和在后申请的主题有部分重合,但是与上述情况略有不同的是,在先申请记载了A主题或者A技术方案,而在后申请要求保护的是A’技术方案,二者之间有重合之处 。这种情况在化学领域中是很常见的,例如申请人发明了某种新的化合物,并且用分子式对这种化合物进行了描述,出于抢时间申请专利的目的,申请人提交了一个专利申请,其中描述的只有用分子式表示的这个具体化合物,并且出于加快审查的目的,提出了提前公开请求并很快申请文件就被公开了 。此后,申请人在这个具体化合物的基础上做了一定的研究和扩充,将其范围扩充到了具有多个马库什变量或者并列选项的通式化合物,这样保护范围得到了有效的扩大 。此时如果申请人想要以在先的那个比较简陋的专利申请作为优先权再次提交一个发明专利申请或者是PCT国际申请,那么所面临的问题就是在先申请会作为现有技术对后续申请造成极大的障碍 。因为对于具有多个马库什变量的通式化合物权利要求来说,会被视为大量的单独技术方案的集合,也即大量的具体化合物的集合,其中既涵盖了在先申请中所记载了那一个具体化合物,又涵盖了与之不同的由各个马库什变量组合起来的其他化合物 。毫无疑问的是在先申请中所记载的那个具体化合物是可以享有优先权的,而其他化合物由于未记载在在先申请中,可能无法享有优先权,并且由于在先申请的提前公开,已经成为了涉及这些化合物的技术方案的现有技术,无疑会对这些化合物的创造性造成极大的影响 。

事实上这个有关化合物的案例是笔者在若干年前遇到的一个真实案例,由于申请人对于专利制度的了解不够和费用原因,在研发出一个新的化合物之后自己撰写了申请文件,其中对于化合物的用途也就是优点大加描述,但是在说明书以及权利要求书中只记载和要求保护这个具体的化合物 。而在后续发觉此化合物具有潜在的商业前途之后,聘请了专业的人员来进行撰写,并且以在先申请为优先权基础提交了PCT国际申请,就是在国际检索单位的审查员进行的检索中发现了在先申请已经在优先权期限内被公开了,由此在国际检索报告中出现了一篇PX或PY类文件,并且对于后续进入各个国家产生了影响 。

外国优先权或者PCT国际申请进入国家后的情形

在此笔者仅以本人大致所了解的欧洲专利局和美国专利局的情况为例进行简要的说明 。

欧洲专利局的标准和我国基本上是一致的,稍有不同的是在我国的实践中,一般是在检索发现存在P类文件时审查员才会去核实优先权是否成立,这也是出于节省程序提高效率的考虑 。而欧洲专利局则是要求申请人自己声明优先权文件和申请文件二者之间是否相同或不同,如果不同,则申请人有义务提供优先权文件的译文(和申请文件的语种一致),并且甚至是指出区别之处 。以上文提及的那个化合物的案例为例,在该PCT申请进入欧洲专利局进行审查之后,欧洲专利局的审查员所提出的审查意见和国际检索单位出具的检索报告几乎是一样的,也是把提前公开的在先申请作为P类文件,然后核实优先权的是否成立,然后评价通式化合物的新颖性以及创造性 。美国专利局的情况与此大相径庭,原因即在于美国所一贯坚持的先发明制度以及尤其是他们引以为傲的长达1年的宽限期制度 。以AIA法案为界限,在AIA法案之前,由于现有技术是以发明日来界定,并且对于享有宽限期的条件宽松,因此即便在先申请已经在中国公开,也不会成为现有技术;而在AIA法案之后,美国采用了“First Inventor to File Provision”,尽管设立了“the Effective Filing Date”这么一个概念,但是对于宽限期的使用仍然相对宽松,尤其是对发明人自己公开发明的情况更是几乎不设限制,因此,对于在美国专利局的程序来说,发明人请求在中国提前公开优先权申请与否不会造成什么影响 。

推荐阅读